*

miðvikudagur, 20. mars 2019
Árni Vilhjálmsson
16. febrúar 2019 13:43

Hef aldrei heyrt minnst á „BIG MAC“

Hugverkastofnun ESB hefur úrskurðað að skráning á vörumerkinu „BIG MAC“ skuli ógild.

Haraldur Guðjónsson

Það hefur vakið furðu meðal vörumerkjaeigenda og vörumerkjasérfræðinga í Evrópu að Hugverkastofnun ESB (European Union Intellectual Property Institute) úrskurðaði í nýliðnum janúarmánuði að Evrópuskráning veitingarisans McDonalds á vörumerkinu „BIG MAC“ skuli ógilt og skráning þess felld niður á grundvelli notkunarleysis. Fyrir þá sem ekki þekkja til vörumerkjalaga (og jafnvel fyrir okkur sem eigum að vita betur) er þessi niðurstaða langsótt þar sem þetta vörumerki er vafalítið eitt af þekktustu auðkennum í heimi, svo ekki sé meira sagt. Hvað gerðist og hvaða lærdóm geta eigendur vörumerkja dregið af þessu sérstaka máli?

Algengt er að fyrirtæki (og eftir atvikum einstaklingar) skrái vörumerki til þess að greina vörur sínar og þjónustu frá afurðum samkeppnisaðila. Samkvæmt skilgreiningu eru vörumerki auðkenni fyrir vöru og þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi og eigandi merkisins hefur lögvarinn einkarétt til notkunar þess. Hægt er að ská vörumerki í hverju landi fyrir sig eða skrá það alþjóðlegri skráningu. Þá eru til nokkur fjölþjóðleg svæðisbundin skráningarkerfi, þ.m.t. skráningarkerfi ESB vörumerkja sem vísað er til hér að ofan, þar sem hægt er með einni skráningu að vernda vörumerki í aðildarríkjunum. Efnislegar réttarreglur um vörumerki hafa verið samræmdar í ríkum mæli með þjóðréttarlegum samningum og höfum við fylgt því eftir hér á landi.

Ein af þessum samræmdu reglum sem víðast hvar hafa verið innleiddar er reglan um notkunarskyldu vörumerkja. Það nægir semsagt ekki að skrá vörumerkið fyrir tilteknar vörur eða þjónustu. Það verður að nota merkið fyrir þær sömu vörur eða þjónustu sem skráningin tilgreinir. Sé vörumerkið ekki notað í fimm ár samfellt (sumstaðar í þrjú ár) má ógilda skráninguna með dómi eða ákvörðun skráningaryfirvalda, nema að gildar ástæður séu fyrir því að notkun hafi ekki verið viðhöfð. Þessi regla var tekin upp í íslensku vörumerkjalögin í tengslum við gildistöku EES samningsins árið 1993. Hægt er að endurnýja skráninguna á 10 ára fresti svo oft sem menn vilja. Hinsvegar er reglan um notkunarskyldu sett í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að hægt sé að viðhalda einkaréttinum án þess að merkið sé raunverulega notað og takmarka þar með möguleika annarra á að nota viðkomandi auðkenni.

Þeir sem hyggja á notkun á skráðu vörumerki sem talið er að ekki hafi verið í notkun fimm ár eða lengur geta sett fram kröfu um að skráningin verði ógilt og sótt um skráningu fyrir sama auðkenni í eigin nafni. Sönnunarbyrðin um að vörumerkið hafi verið notað hvílir á eiganda skráningarinnar. Það var einmitt sú sönnunarfærsla sem varð McDonalds að falli í þessu máli. Það var írskt skyndibitafyrirtæki, Supermacs, sem setti fram kröfu um ógildingu „BIG MAC“ merkisins hjá EUIPI (European Union Intellectual Property Institute). Supermacs byggði á því að raunveruleg notkun merkisins hefði ekki átt sér stað síðastliðin fimm ár fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið er skráð hjá EUIPI.

McDonalds lagði fram ýmis gögn til þess að sýna fram á raunverulega notkun á merkinu, en EUIPI taldi þau ekki veita fullnægjandi sönnun á notkuninni og kvað upp úrskurð um afskráningu merkisins. Hver voru sönnunargögnin sem lögð voru fram? Í fyrsta lagi eiðfestar yfirlýsingar forsvarsmanna McDonalds í Þýskalandi, Frakklandi og Bretlandi, ásamt fjölda bæklinga, pakkninga og auglýsingaefnis. Þá voru lagðar fram útprentanir af heimasíðum Mc- Donalds í allmörgum Evrópuríkjum, sem og útprentun af Wikipedia umfjöllun um „BIG MAC“ á alnetinu. EUIPI taldi þessi gögn ekki fullnægjandi sönnun fyrir raunverulegri notkun merkisins með þeim rökstuðningi að sönnun yrði almennt að gefa til kynna hvar, hvenær, hvernig og hvers eðlis notkun á hinu umdeilda vörumerki hefði átt sér stað. Stofnunin taldi yfirlýsingar frá starfsmönnum hafa minna vægi en gögn frá óháðum aðilum. Útprentanir af alnetinu ættu að innihalda upplýsingar um hversu mikið þær væru notaðar og af hverjum, sem og t.d. að sýna fjölda pantana í gegnum netið. Það yrði m.ö.o. að sýna magn viðskipta með vöruna. Auglýsingaefni verða að fylgja upplýsingar um birtingar, markhópa og eftir atvikum upplýsingar um hvaða árangri auglýsingar hefðu skilað. Þá benti stofnunin á að allar viðskiptalegar upplýsingar og veltutölur um „BIG MAC“ vantaði. Þá kemur varla á óvart að Wikipedia útprentanir voru ekki taldar hafa mikið sönnunargildi þar sem allir geta breytt og bætt við slíkar færslur.

Gera má ráð fyrir að McDonalds hafi möguleika á að áfrýja þessum úrskurði og bæta úr þessum annmörkum á sönnunarfærslunni. Þessi úrskurður, þótt strangur sé, er engu að síður þörf áminning fyrir eigendur skráðra vörumerkja að halda vel utan um notkun auðkenna sinna til þess að koma í veg fyrir að þriðji aðili hafi árangur í ógildingarmáli. Þá er að finna leiðsögn um sönnunarfærsluna í úrskurðinum sem gildir jafnt fyrir þekkt sem óþekkt fyrirtæki og jafnvel alþjóðlega risa í heimi viðskipta.

Höfundur er lögmaður og einn eigenda LOGOS.

Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.